Por Fernando Carbajo Cascón. Publicado en la Revista Electronica de Direito. Centro de Investigación Juridica Económica. Universidad de Porto, Portugal.OCTUBRE 2016.
Patentes esenciales en estándares (SEP); Derecho de la Competencia; Propiedad Intelectual; Licencias justas; razonables y no discriminatorias (FRAND); Emboscada de patentes; Bloqueo de patentes.
RESUMEN: Los estándares tecnológicos pueden aportar sustanciales ventajas para el desarrollo industrial y económico, al tiempo que importantes riesgos para la competencia. Especialmente cuando algunos titulares de patentes indispensables aprovechan para desplegar estrategias orientadas a exigir elevados royalties, bajo la amenaza de no conceder licencia y ejercer acciones por infracción de su derecho de patente. Las políticas FRAND desarrolladas por las organizaciones de estandarización no son eficaces por sí solas para superar esta situación, siendo necesario recurrir al derecho de la competencia para prevenir y reprimir comportamientos incorrectos de las empresas que participan en el estándar poniendo en riesgo la competencia en el mercado. No obstante, la solución final del problema va a depender de una adecuada definición del procedimiento para negociar y del contenido preciso de licencias en condiciones justas, razonables y no equitativas (FRAND).
SUMARIO:
- Estándares de mercado: concepto, fines y tipos.
- Patentes y libre competencia en los estándares técnicos: beneficios y riesgos. El papel de las licencias FRAND y del Derecho “antitrust”.
- La autorregulación de los organismos de normalización: compromisos de comunicación de patentes y de concesión de licencias en condiciones FRAND.
- El control de los estándares tecnológicos por el Derecho de la Competencia en la Unión Europea:
4.1. Control “ex ante”, desde el proceso de constitución del estándar. Condiciones apriorísticas de licitud:
4.1.1. Acuerdos formales de normalización en el seno de organizaciones de estandarización;
4.1.2. Consorcios tecnológicos que sustentan normas de mercado.
4.2. Control “ex post”, desde la aplicación del estándar. Explotación del poder de mercado derivado de la titularidad de derechos de propiedad intelectuales esenciales para el sostenimiento del estándar:
4.2.1. Conductas colectivas: explotación del poder de mercado a través de condiciones abusivas de licencia o de prácticas discriminatorias de varias empresas o de la organización en su conjunto;
4.2.2. Conductas unilaterales: emboscadas de patentes (“patent ambush”) y bloqueo de patentes (“patent hold-up”):
- a) Los casos “Estándar-Spundfass” y “Orange Book” del Tribunal Supremo alemán (BGH);
- b) Los casos “Qualcomm”, “Rambus”, “Samsung” y “Motorola” en la Comisión Europea;
- c) El caso “Huawei” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- Observaciones finales. Cuestiones pendientes:
5.1. Sobre la determinación de una posición de dominio en el titular de patentes esenciales involucradas en una organización de estandarización y las alternativas al ilícito de abuso de posición dominante;
5.2. Sobre la necesidad de una mejor definición del procedimiento para negociar una licencia en condiciones FRAND y del contenido mismo de la licencia.
Bibliografía
1. Estándares de mercado: concepto, fines y tipos
La “Internacional Organization for Standarization” (ISO) define una norma o estándar de mercado como la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un determinado contexto, que bien puede ser tecnológico, político o económico. Un estándar técnico, industrial o comercial (estándar de mercado) es una regla, norma o requerimiento -técnico o cualitativo- que establece criterios tecnológicos, métodos, procesos o prácticas uniformes para la elaboración de determinados productos o la prestación de servicios en un concreto sector del mercado.